Rejestracja znaku towarowego w urzędzie krajowym zapewnia ochronę na terytorium Polski, jednak zgłoszenie w EUIPO umożliwia uzyskanie ochrony we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przed zgłoszeniem dobrze jest sprawdzić dostępność oznaczenia, określić właściwe klasy towarów i usług oraz przygotować wymagane dokumenty. Rejestracja wzmacnia pozycję przedsiębiorcy i ułatwia dochodzenie praw w przypadku naruszeń.
Rejestracja znaku towarowego w urzędzie krajowym albo unijnym zabezpiecza oznaczenie używane do identyfikowania towarów i usług przedsiębiorstwa. Z wyboru właściwego systemu wynika zakres terytorialny ochrony, koszty, język postępowania oraz sposób reagowania na kolizje z wcześniejszymi prawami. Tekst jest przeznaczony dla przedsiębiorców, startupów, producentów, usługodawców i pełnomocników przygotowujących zgłoszenie marki. Szczególnej uwagi wymagają opis znaku, klasyfikacja nicejska, badanie wcześniejszych oznaczeń oraz monitorowanie publikacji zgłoszenia. Samo złożenie formularza nie gwarantuje uzyskania prawa ochronnego, ponieważ urząd bada przeszkody bezwzględne, a uprawnieni mogą wnieść sprzeciw.
Wymagania zgłoszenia w UPRP i EUIPO
W Polsce zgłoszenie składa się w Urzędzie Patentowym RP, jednak unijny znak towarowy rejestruje EUIPO.
W obu procedurach trzeba wskazać zgłaszającego, przedstawić oznaczenie i określić towary lub usługi według klasyfikacji nicejskiej. Zakres ochrony powstaje wyłącznie dla wskazanych klas, dlatego ich dobór powinien odpowiadać rzeczywistemu i planowanemu modelowi działalności.
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zweryfikować:
- zdolność odróżniającą nazwy, logotypu, koloru, kształtu lub innego elementu oznaczenia;
- zgodność przedstawienia znaku z wymaganiami technicznymi i formalnymi urzędu;
- prawidłową nazwę oraz kolejność towarów i usług w klasach nicejskich;
- dane właściciela, adres do korespondencji i pełnomocnictwo, jeżeli działa rzecznik patentowy;
- brak opisowości, rodzajowości, mylącego charakteru albo sprzeczności z porządkiem publicznym;
- wyniki wyszukiwania wcześniejszych znaków, firm, domen i oznaczeń konkurentów;
- uiszczenie opłaty za zgłoszenie oraz opłat zależnych od liczby klas.
| Kryterium | UPRP | EUIPO |
|---|---|---|
| Zakres terytorialny | Polska | Wszystkie państwa UE |
| Publikacja i sprzeciw | 3 miesiące na sprzeciw | 3 miesiące na sprzeciw |
| Język postępowania | polski | jeden z języków urzędowych UE oraz język postępowania |
| Jednolitość prawa | ochrona krajowa | jedno prawo obejmujące całą Unię |
Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku
Sprzeciw składa uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa, nazwy handlowej lub innego prawa, jeżeli nowe zgłoszenie może naruszać jego interes. Podstawą bywa identyczność oznaczeń i towarów, podobieństwo wywołujące ryzyko konfuzji albo renoma wcześniejszego znaku. Zarzut musi zostać poparty dowodami, między innymi wydrukami rejestrów, dokumentami używania, materiałami reklamowymi czy danymi dotyczącymi renomy.
W postępowaniu przed EUIPO sprzeciw wnosi się po publikacji zgłoszenia, a następnie strony mogą skorzystać z okresu negocjacyjnego, tak zwanego cooling-off.
Zgłaszający może odpowiedzieć, ograniczyć wykaz towarów lub zakwestionować wcześniejsze prawo. Jeżeli przeciwnik powołuje się na znak używany przez wymagany okres, urząd może zażądać dowodów rzeczywistego używania. Podobny mechanizm funkcjonuje w postępowaniu krajowym przed UPRP. Skuteczna obrona wymaga precyzyjnego porównania oznaczeń, towarów, usług oraz renomy wcześniejszego prawa. Decyzja może zakończyć się oddaleniem sprzeciwu, odmową rejestracji w całości lub części albo ograniczeniem wykazu. Od rozstrzygnięcia przysługują środki odwoławcze właściwe dla danego systemu, a po rejestracji znak nadal może zostać unieważniony lub wygaszony na określonych podstawach.
Wymogi zgłoszenia w UPRP i EUIPO
Rejestracja znaku towarowego wymaga wskazania podmiotu zgłaszającego, przedstawienia samego oznaczenia oraz określenia towarów lub usług, dla których ma być chronione. W Polsce zgłoszenie składa się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), jednak ochronę obejmującą wszystkie państwa Unii Europejskiej uzyskuje się za pośrednictwem EUIPO.
Znak musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający jedno ustalić zakres ochrony. Może być między innymi słowny, graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, multimedialny albo pozycyjny. Oznaczenie nie powinno jednak składać się wyłącznie z elementów opisujących towary, ich cechy, przeznaczenie lub pochodzenie. Urząd odmówi także rejestracji oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego, sprzecznych z porządkiem publicznym, wprowadzających odbiorców w błąd albo naruszających symbole państwowe.
Towary i usługi klasyfikuje się według klasyfikacji nicejskiej. Zakres wskazany w zgłoszeniu nie może być później rozszerzony, dlatego należy używać precyzyjnych określeń, zamiast ogólnych i niejednoznacznych opisów. UPRP bada głównie przeszkody bezwzględne, a po publikacji zgłoszenia uprawnieni mogą zgłaszać uwagi lub wnosić sprzeciw. EUIPO stosuje podobny mechanizm, lecz sprzeciw może opierać się na wcześniejszych znakach chronionych w dowolnym państwie Unii.
Opłata zależy od liczby klas, a po jej uiszczeniu nie można swobodnie zmienić wykazu towarów i usług ani rozszerzyć ochrony na nowe klasy.
Jakie dokumenty dołącza się do zgłoszenia krajowego?
Do UPRP składa się formularz zgłoszeniowy, przedstawienie znaku, wykaz towarów i usług oraz dowód uiszczenia opłaty. Przy znaku graficznym należy dołączyć jego reprodukcję, a przy dźwiękowym lub multimedialnym – plik w wymaganym formacie. Można także złożyć dokument potwierdzający pierwszeństwo, jeżeli zgłaszający używa wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego lub wystawowego.
Jak przebiega zgłoszenie unijne i kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo?
Wniosek do EUIPO składa się elektronicznie albo w innej dopuszczalnej formie. Powinien zawierać dane zgłaszającego, oznaczenie, wykaz towarów i usług, wskazanie języka postępowania oraz potwierdzenie opłaty. Dokument pierwszeństwa składa się wtedy, gdy zgłaszający powołuje się na wcześniejsze zgłoszenie; urząd może wymagać jego tłumaczenia. Zgłoszenie unijne można sporządzić w jednym z języków urzędowych Unii, ale należy wskazać drugi język postępowania spośród języków EUIPO. Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym musi co do zasady działać przez profesjonalnego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji przed EUIPO. W postępowaniu przed UPRP zagraniczny zgłaszający spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego także może podlegać obowiązkowi ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo nie zawsze trzeba dołączać do samego zgłoszenia, lecz urząd może wezwać do jego przedstawienia.
Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego pozwala właścicielowi wcześniejszego prawa zablokować rejestrację oznaczenia kolidującego z jego interesami.
Sprzeciw wobec znaku towarowego w UPRP i EUIPO
W Polsce sprzeciw składa się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej po opublikowaniu zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin wynosi trzy miesiące od publikacji i co do zasady nie podlega przywróceniu. Postępowanie ma charakter sporny: zgłaszający znak otrzymuje możliwość przedstawienia stanowiska, a urząd ocenia argumenty oraz dowody obu stron. W postępowaniu unijnym sprzeciw wnosi się do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Termin także wynosi trzy miesiące od publikacji zgłoszenia. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu rozpoczyna się okres cooling-off, przeznaczony na negocjacje stron.
Standardowo trwa on dwa miesiące, lecz może zostać przedłużony maksymalnie do 24 miesięcy za zgodą uczestników.
Podstawą sprzeciwu może być między innymi:
- wcześniejszy identyczny lub podobny znak towarowy dla takich samych albo podobnych towarów i usług,
- renomowany znak wcześniejszy, także przy braku podobieństwa towarów, jeżeli późniejsze oznaczenie czerpałoby nienależną korzyść z jego renomy,
- wcześniejsze prawa do firmy, nazwiska, wizerunku, oznaczenia geograficznego lub innego chronionego oznaczenia.
Ocena kolizji obejmuje podobieństwo oznaczeń, podobieństwo towarów i usług oraz możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Znaczenie ma także rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku. W postępowaniu unijnym zgłaszający może zażądać dowodu używania znaku wcześniejszego, jeżeli upłynął wymagany okres pięciu lat od jego rejestracji.
Brak wystarczających dowodów może ograniczyć albo wyeliminować podstawę sprzeciwu.
Czy możemy sprzeciwić się tylko części zgłoszenia? Tak, sprzeciw może obejmować wybrane towary lub usługi. Czy samo podobieństwo nazw wystarczy? Nie, analizie podlega także zakres ochrony i sposób postrzegania oznaczeń.
Czy urząd bada naruszenie praw autorskich?
Zasadniczo sprzeciw opiera się na podstawach przewidzianych dla danego postępowania, dlatego inne roszczenia mogą wymagać odrębnego postępowania. Wcześniejszy polski znak towarowy nie blokuje automatycznie zgłoszenia znaku Unii Europejskiej. Może jednak stać się podstawą sprzeciwu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a następnie prowadzić do odmowy rejestracji. Decydujące znaczenie ma pierwszeństwo znaku, lecz także podobieństwo oznaczeń, zakres towarów lub usług oraz ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Polski znak może być wcześniejszy ze względu na datę zgłoszenia albo uprzednie pierwszeństwo, na przykład wynikające ze zgłoszenia konwencyjnego.
Co do zasady musi być zarejestrowany w Polsce lub efektywnie zgłoszony i ostatecznie uzyskać ochronę. Sam fakt prowadzenia działalności pod określoną nazwą nie wystarczy, chyba że chodzi o oznaczenie chronione na podstawie szczególnych przepisów, np. firma przedsiębiorcy lub niezarejestrowany znak cieszący się renomą.
Kiedy wcześniejszy polski znak towarowy blokuje rejestrację unijną?
Wcześniejszy polski znak towarowy może zablokować rejestrację unijną, gdy oznaczenia są identyczne albo podobne, a towary lub usługi pozostają identyczne, podobne lub ergonomicznie powiązane. Ocena obejmuje brzmienie, wygląd i znaczenie znaków, a także charakter rynku, sposób dokonywania zakupów oraz poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców.
Przy identycznych znakach i identycznych towarach ryzyko kolizji jest zazwyczaj oczywiste. Przy znakach podobnych konieczne jest wykazanie prawdopodobieństwa konfuzji, czyli możliwości uznania, że produkty pochodzą od tego samego przedsiębiorcy albo podmiotów gospodarczo powiązanych. Silna renoma wcześniejszego polskiego oznaczenia może rozszerzać ochronę także na niepodobne towary, jeżeli zgłoszenie unijne czerpałoby nienależną korzyść z jego rozpoznawalności lub ją osłabiało. EUIPO nie bada najczęściej wcześniejszych praw względnych z urzędu. Uprawniony musi wnieść sprzeciw w terminie trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia. Jeżeli tego nie zrobi, znak unijny może zostać zarejestrowany, a konflikt może powrócić później w postępowaniu o unieważnienie.
